Договор о предоставлении технологии

Статья 1550. Общие условия передачи права на технологию

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, лицо, обладающее правом на технологию, может по своему усмотрению распоряжаться этим правом путем передачи его полностью или частично другим лицам по договору или по иной сделке, в том числе по договору об отчуждении этого права, по лицензионному договору либо по иному договору, содержащему элементы договора об отчуждении права или лицензионного договора.

Право на технологию передается одновременно в отношении всех результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии как единое целое. Передача прав на отдельные результаты из числа указанных результатов (на часть технологии) допускается лишь в случаях, когда часть единой технологии может иметь самостоятельное значение в соответствии с пунктом 5 статьи 1549 настоящего Кодекса.

Комментарий к Ст. 1550 ГК РФ

1. В комментируемой статье используется конструкция «право на технологию», согласно п. 3 ст. 1542 ГК РФ такое право представляет собой право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Это право возникает на основании договоров с обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии. В состав единой технологии могут входить также охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, созданные самим лицом, организовавшим ее создание. Таким образом, право на единую технологию включает в себя совокупность прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, входящих, в соответствии с п. 1 ст. 1542 ГК РФ, в состав технологии. Это могут быть как исключительные права, являющиеся абсолютными, полученными по договору об отчуждении исключительного права, созданные или приобретенные лицом, организовавшим создание единой технологии, как работодателем в отношении служебных результатов интеллектуальной деятельности, так и права, полученные по иным основаниям. Кроме того, это могут быть обязательственные права, полученные по лицензионному договору.

Распоряжение правом на единую технологию осуществляется путем распоряжения правами на отдельные виды объектов, входящих в состав единой технологии как сложного объекта. Передача права на технологию полностью или частично другим лицам включает в себя передачу совокупности прав на результаты интеллектуальной деятельности в составе технологии, а именно исключительных прав или прав на использование (отдельных правомочий). В первом случае заключается договор об отчуждении исключительного права, во втором — лицензионный договор.

Если в состав единой технологии входят результаты интеллектуальной деятельности, права на которые имеют разный объем (например, на одни объекты приобретены исключительные права, на другие — права на использование по лицензионному договору), то может быть заключен лишь лицензионный договор, но не договор об отчуждении исключительного права.

2. К иным договорам, предусмотренным в абз. 1 комментируемой статьи, относятся договоры залога, договоры продажи предприятия и др. В любом случае передача прав на единую технологию возможна путем отчуждения исключительного права или предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав технологии. Причем к этим договорам применяются соответствующие правила, относящиеся к содержанию (существенным условиям и т.п.), форме, государственной регистрации и т.д. Так, например, если в состав единой технологии входят объекты патентного права, то договоры об отчуждении исключительного права, как и лицензионные договоры, а также договоры, содержащие условия о распоряжении правами на эти объекты, подлежат государственной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

3. Отношения по распоряжению правами на единые технологии гражданского, военного, специального или двойного назначения, которые принадлежат Российской Федерации или субъекту Федерации либо совместно Российской Федерации или субъекту Федерации и иным лицам, регулируются Законом о передаче прав на единые технологии.

Передача прав на единые технологии осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров об отчуждении прав на единые технологии либо по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения лицензионных договоров о предоставлении прав на использование единых технологий (договоры о передаче прав на единые технологии). Согласно ст. 8 вышеназванного Закона передача прав на единые технологии без проведения конкурсов или аукционов осуществляется в случае, если лица, которым права на единые технологии принадлежат совместно с Российской Федерацией или субъектом Федерации, согласились приобрести права на единые технологии в полном объеме. Передача прав на единые технологии без проведения аукционов также осуществляется, если:

1) к участию в аукционе допущено только одно лицо;

2) к участию в аукционе ни одного лица не допущено или все лица, допущенные к участию в аукционе, отказались заключить договоры о передаче прав на единые технологии;

3) конкурс на право заключения договора о безвозмездном отчуждении права на единую технологию или о безвозмездном предоставлении права на использование единой технологии по лицензионному договору признан несостоявшимся.

4. Абзац 2 комментируемой статьи регламентирует особенности передачи части единой технологии. Согласно п. 5 ст. 1549 ГК РФ часть технологии может иметь самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от иных частей этой технологии. При этом если часть технологии, право на которую принадлежит нескольким лицам, может иметь самостоятельное значение, соглашением между правообладателями может быть определено, право на какую часть технологии принадлежит каждому из правообладателей. При этом право на технологию в целом, а также распоряжение правом на нее осуществляются совместно всеми правообладателями.

5. Ограничения распоряжения правом на единую технологию, о которых говорится в абз. 1 комментируемой статьи, могут быть предусмотрены на уровне федерального законодательства, в том числе ГК РФ. Так, например, в соответствии со ст. 1551 ГК РФ право на технологию может передаваться для использования единой технологии на территориях иностранных государств при условии получения согласия государственного заказчика или распорядителя бюджетных средств в соответствии с законодательством о внешнеэкономической деятельности. При отсутствии такого согласия правообладатель ограничен в распоряжении правом на единую технологию.

Пункт 3 ст. 1548 ГК РФ также устанавливает ограничения, связанные с определением возможного или безвозмездного характера передачи права на единую технологию. В случаях, когда внедрение технологии имеет важное социально-экономическое значение либо важное значение для обороны или безопасности Российской Федерации, а размер затрат на ее внедрение делает экономически неэффективным возмездное приобретение права на технологию, передача права на такую технологию Российской Федерацией, субъектом Федерации или иным правообладателем, получившим соответствующее право безвозмездно, также может осуществляться безвозмездно. Случаи, в которых допускается безвозмездная передача права на технологию, определяются Правительством РФ.

Основные признаки договора о международной передаче технологии Текст научной статьи по специальности « Государство и право. Юридические науки»

Аннотация научной статьи по государству и праву, юридическим наукам, автор научной работы — Михайлова Ю. П.

Статья посвящена исследованию вопроса об основных признаках договора о международной передаче технологии , позволяющих сделать вывод, что имеются основания для выделения договоров о международной передаче технологии в отдельный класс договоров. В статье приводятся основные признаки договора о международной передаче технологии как договора особого рода , отличающие его от других договоров, а именно: 1. Предмет договора — действия по предоставлению (передаче) права ( исключительного права , права использования) на результаты интеллектуальной деятельности ( технологию ). 2. Объект договора — право ( исключительное право , право использования) на результаты интеллектуальной деятельности ( технологию ). 3. Объект права ( исключительного права , права использования), передаваемого по договору — технология . 4. Цель (направленность) договора — получение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности ( технологию ) в целях использования данного результата интеллектуальной деятельности ( технологии ). 5. Договор подлежит государственной регистрации (за исключением договора о передаче прав на ноу-хау ). 6. Договор носит комплексный характер. 7. Субъекты договора — субъекты разной государственной принадлежности.

Похожие темы научных работ по государству и праву, юридическим наукам , автор научной работы — Михайлова Ю. П.,

Текст научной работы на тему «Основные признаки договора о международной передаче технологии»

?Основные признаки договора

о международной передаче технологии

Статья посвящена исследованию вопроса об основных признаках договора о международной передаче технологии, позволяющих сделать вывод, что имеются основания для выделения договоров о международной передаче технологии в отдельный класс договоров. В статье приводятся основные признаки договора о международной передаче технологии как договора особого рода, отличающие его от других договоров, а именно:

2. Объект договора — право (исключительное право, право использования) на результаты интеллектуальной деятельности (технологию).

3. Объект права (исключительного права, права использования), передаваемого по договору — технология.

4. Цель (направленность) договора — получение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (технологию) в целях использования данного результата интеллектуальной деятельности (технологии).

5. Договор подлежит государственной регистрации (за исключением договора о передаче прав на ноу-хау).

6. Договор носит комплексный характер.

7. Субъекты договора — субъекты разной государственной принадлежности.

Ключевые слова: вещные права, договор о международной передаче технологии, договор о передаче прав на ноу-хау, договор особого рода, имущественные права, интеллектуальные права, исключительное право, конструкция «право на право», лицензионный договор, личные неимущественные права, нематериальные блага, объекты гражданских прав, обязательственные права, результаты интеллектуальной деятельности, системные признаки договора о международной передаче технологии, технология.

магистр немецкого и европейского права, Вестфальский университет Вильгельма, г. Мюнстер, Германия, начальник Управления правового обеспечения деятельности -зам. начальника главного юридического управления ЗАО «Моспромстрой» e-mail: [email protected]

Как неоднократно отмечалось в юридической литературе, договор о международной передаче технологии имеет некоторые сходства с общепризнанными гражданским законодательством типами договоров (купли-продажи, аренды, оказания услуг и др.) [1-3]. Однако данному договору присущи признаки, позволяющие сделать вывод, что имеются основания для выделения договоров о международной передаче технологии в отдельный класс договоров.

Ниже приводятся основные признаки договора о международной передаче технологии как договора особого рода, отличающие его от других договоров.

1. Предмет договора — действия по предоставлению (передаче) права (исключительного права, права использования) на результаты интеллектуальной деятельности (технологию).

В юридической литературе не существует единого подхода к понятию предмет и объект договора, в том числе договора о международной передаче технологии.

Некоторые ученые считают, что предметом договора являются передаваемые по договору права. Другие ученые считают, что предметом договора являются нематериальный объект, а объектом выступают действия по его использованию различными способами [4].

По мнению автора, прежде чем раскрывать понятия «предмет» и «объект» договора о международной передаче технологии необходимо определить природу правоотношений, к которым относится данный договор.

Договоры о международной передаче технологии, по мнению большинства ученых, относятся к обязательственным правоотношениям. При этом существует также точка зрения, что договоры, направленные на использование исключительных прав, не являются обязательственными правоотношениями [5].

Представляется, что первая позиция является более обоснованной, поскольку по договору о международной передаче технологии одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)

ИННОВАЦИИ № 11 (145), 2010

действия по предоставлению прав на результаты интеллектуальной деятельности (технологию), а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности, что полностью соответствует определению обязательства, содержащемуся в ст. 307 ГК РФ1.

Следовательно, предметом договора о международной передаче технологии являются действия по предоставлению (передаче) прав (исключительное право, право использования) на результаты интеллектуальной деятельности (технологию). Характерным признаком договоров о передаче исключительных прав является наделение контрагента возможностью использования исключительных прав на определенных условиях [6].

Согласно п. 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Из вышеуказанной нормы следует, что по договору о распоряжении правами на объекты интеллектуальной собственности может передаваться как исключительное право, так и право использования результата интеллектуальной деятельности.

2.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (технологию).

В целях определения правовой сущности исключительных прав необходимо установить соотношение исключительных прав с обязательственным и вещным правом.

Для обязательственного правоотношения характерно, прежде всего, то, что его предметом служат действия определенного лица (должника), они являются относительными, следуют за должником и предполагают активность должника, противостоящего управомоченному лицу-кредитору [7].

С одной стороны, в основе исключительных прав, как и обязательственных, лежат действия. Однако, с другой — между исключительными правами и обязательственными правами существует разница — «они [исключительные права — Ю. М.] устанавливают пределы, хотя и чисто отрицательные, накладывают узду на деятельность неопределенного множества лиц, а не небольшой лишь круг конкретно известных

1 Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

должников (в чем видят отличительное свойство прав обязательственных)» [8].

«Больше, чем с правами обязательственными, можно найти сходство в содержании исключительных прав — с правами вещными, поскольку наряду с вещными правами исключительные права создают обязанности для всех». Поскольку некоторые авторы усматривают в исключительных правах существенные признаки, свойственные праву собственности, исключительное право считают подвидом права собственности [8].

Трактовка прав на идеальные результаты умственного труда с позиций собственности характеризуется как проприетарная концепция. Исключительные права на результаты творческой деятельности по своей природе являются, как и вещные права, в первую очередь право собственности, абсолютными. Носителю права и при вещном праве и при исключительном праве не противостоит конкретное обязанное лицо. Как и обладатель вещного права собственности, так и обладатель исключительных прав может совершать в отношении объекта своих прав все не запрещенные законом действия с одновременным запрещением всем третьим лицам совершать указанные действия без согласия правообладателя. Однако в природе объектов рассматриваемых двух видов абсолютных прав существует принципиальное различие [9].

Права на результаты интеллектуальной собственности признаются особыми интеллектуальными правами, находящимися вне классических концепций вещных и обязательственных прав.

Д. И. Мейер делил все имущественные права на вещные и обязательственные, а исключительные права рассматривал как «льготные» («привилегии») [10].

Для исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности характерны следующие отличительные особенности:

1. Исключительные права относятся к категории имущественных прав и являются объектами гражданских прав.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Признание прав вещью влечет за собой следующий вывод: субъективное право как и всякая вещь становится объектом гражданских прав, поэтому на него как и на всякий объект может быть установлено субъективное право, что ведет к возникновению проблемы цивилистической конструкции: «право на право» [7].

При этом в доктрине в части субъективных имущественных прав нет единого мнения о том, насколько корректно то, что они включены в состав имущества и прямо названы законодателем объектом гражданских прав.

С учетом п. 1 ст. 1229 ГК РФ, где предусмотрено, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, конструкция «право на право», несмотря на позицию в доктрине о ее невозможности, узаконена в части четвертой ГК РФ.

2. Исключительные права имеют специфику возникновения и прекращения.

Исключительные права могут возникать как первоначальные, так и как производные. К первому основанию относятся создание объекта интеллектуальной собственности. В этом случае исключительные права на объекты интеллектуальной собственности возникают (признается и охраняется) в результате интеллектуальной деятельности человека при условии государственной регистрации такого результата (ст. 1232 ГК РФ) (за исключением исключительных прав на ноу-хау). В рамках второго основания могут быть выделены переход прав по наследству, передача прав по договору. При этом объем производных прав не может быть больше объема первоначально возникших прав [6].

Действие исключительных прав ограничено сроком. Срочность исключительных прав обусловлена не продолжительностью существования объекта, а временем, в течение которого государство признает за правообладателем монополию на созданный объект (за исключением исключительных прав на ноу-хау).

3. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности является объектом договора о международной передаче технологии. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности носят имущественный характер и входят в состав интеллектуальных прав, к которым относятся также личные неимущественные права (ст. 1226 ГК РФ), которые в ст. 150 ГК РФ упоминаются в качестве нематериальных благ, а также иные права.

При этом личные неимущественные права на результаты интеллектуальной деятельности не могут переходить другим лицам в рамках обязательственных правоотношений, обязательства из договоров о международной передаче технологии опосредуют переход имущественных прав [6].

Е. А. Суханов [11], Е. А. Дедков, Е. Б. Александров [12], С. А. Бабкин [13] считают, что объекты интеллектуальной собственности, имеющие нематериальный характер, не могут отчуждаться и переходить от одних лиц к другим, так как по своей сути неотделимы от создателей, можно лишь предоставить право на совершение в отношении него определенных действий, т. е. подлежат передаче не результаты интеллектуальной деятельности, а права на него (М. И. Брагинский [7], В. Ф. Яковлев [14]).

Поскольку гражданский оборот складывается из отношений нематериальных, результатом гражданско-правового обращения является не переход материальных благ от одного лица к другому, а переход тех имущественных прав, объектом которых эти блага являются [15]. Это означает, что оборот есть оборот имущественных прав, а не объектов этих прав.

2.2. Право использования результата интеллектуальной деятельности (технологии).

Помимо исключительных прав объектом договора о международной передаче технологии является право использования результата интеллектуальной деятельности (технологии).

Данное право как и исключительное право является имущественным правом, а следовательно, также является объектом гражданских прав. Следовательно, право использования, будучи субъективным правом, представляет собой объект другого права и таким образом образуется конструкция «право на право», которая характерна и для исключительного права [16].

Вместе с тем право использования результата интеллектуальной деятельности имеет ряд особенностей.

1. Право использования результата интеллектуальной деятельности не является исключительным правом, т. е. обладатель права использования результата интеллектуальной деятельности не располагает абсолютной монополией.

2. Право использования результата интеллектуальной деятельности не является в силу гражданского законодательства РФ интеллектуальным право. Вместе с тем высказывается позиция, согласно которой данное право по признаку объекта также можно относить к интеллектуальным правам [6]. Однако автор данной статьи не разделяет данной точки зрения в связи с тем, что в ст. 1226 ГК РФ прямо, четко и однозначно предусмотрено, что на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Исходя из данной нормы, иные права могут быть отнесены к интеллектуальным правам только в случае, если ГК РФ прямо относит соответствующее право к интеллектуальным права, как например, право следования и право доступа. Однако ГК РФ не называет право использования результата интеллектуальной деятельности интеллектуальным правом.

3. Право использования результата интеллектуальной деятельности относится к правомочию распоряжения исключительными правами [16] (ст. 1233 ГК РФ). В этой связи право использования результата интеллектуальной деятельности является производным от исключительных прав и не может возникнуть без них. Кроме того, право использования результата интеллектуальной деятельности существует в рамках обязательственных (относительных) правоотношений (лицензионные договоры) [6].

Смотрите так же:  Как составить исковое заявление в суд о расторжении брака образец

При этом некоторые авторы относят право использования результата интеллектуальной деятельности к обязательственным правам (О. Ломидзе, В. Кастальский, Р. Мерзликина, И. Чупрунов). Однако с данной позицией не представляется возможным согласиться, поскольку, как уже было указано выше, исключительное право к обязательственным правоотношениям не относится, в связи с чем право использования, являющееся составной частью правомочия распоряжения ис-

ключительными правами, к обязательственным правам отнести нельзя.

Объектом права (исключительного права, права использования), передаваемого по договору о международной передаче технологии, являются результаты интеллектуальной деятельности (технология).

Результаты интеллектуальной деятельности (технология) обладают рядом отличительных особенностей:

• результаты интеллектуальной деятельности (технология) обладают нематериальным характером, идеальной природой;

• результаты интеллектуальной деятельности (технология) не могут потребляться в процессе пользования, амортизироваться в физическом смысле слова; но при этом могут устаревать морально;

• результаты интеллектуальной деятельности (технология) представляют собой самостоятельный объект гражданских прав, отличающийся от материальных объектов, работ и услуг (ст. 128 ГК РФ);

• результаты интеллектуальной деятельности (технология) подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1232 ГК РФ) (за исключением секретов производства (ноу-хау);

• к результатам интеллектуальной деятельности (технологии) применяется режим исключительных прав: правообладатель вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности (ст. 1229 ГК РФ);

• результаты интеллектуальной деятельности (технология) могут одновременно находиться в пользовании неограниченного круга субъектов;

• по договору о международной передаче технологии передаются не результаты интеллектуальной деятельности (технология), а права на них: исключительное право и право использования.

Под особым классом как системой договоров понимается «единство упорядоченного множества гражданско-правых договоров, имеющих в качестве системообразующего признака цель (направленность), т. е. результат, к которому стремится субъект гражданского права [17].

По мнению О. А. Рузаковой, целью договора о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности

является использование прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней деятельности [6].

В. Витко считает, что цель данных договоров состоит в использовании результатов интеллектуальной деятельности, поскольку если следовать первому варианту, то правомочие использовать результат по своему усмотрению (п. 1 ст. 1229 ГК РФ) не будет иметь правового значения [18].

Согласно точке зрения М. М. Богуславского, О. В. Воробьевой и А. Г. Светланова цель договора о международной передаче технологии — обеспечить возможность практического использования технического решения, передаваемой технологии [19].

Следовательно, договор о международной передаче технологии направлен на передачу (получение) исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (технологию) в целях использования данного результата интеллектуальной деятельности (технологии).

Законодательством РФ предусмотрена обязательная государственная регистрация договоров, связанных с передачей прав на результаты интеллектуальной деятельности, к которым также относятся договоры о международной передаче технологии (за исключением договора о передаче прав на ноу-хау).

При этом в части четвертой Гражданского кодекса РФ в дополнение к ст. 165 ГК РФ (часть первая Гражданского кодекса РФ) предусмотрено последствие несоблюдения требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата или такого средства — недействительность соответствующего договора (п. 6 ст. 1232 ГК РФ).

Зачастую на практике встречаются случаи, при

которых договор о международной передаче технологии помимо передачи исключительных прав на объект интеллектуальной собственности или права использования объекта интеллектуальной собственности содержит также дополнительные обязательства — оказание различного рода услуг, выполнение работ. Подобная практика объясняется тем, что вряд ли кто-либо в состоянии использовать изобретение на основании только патентного описания.

Речь идет об обязательствах, дающих возможность использования изобретения или иного научнотехнического достижения, о целом «пакете» предоставляемых услуг [19]. К услугам (работам) такого рода можно отнести оказание технической помощи, обучение персонала, проектирование и строительство предприятия, экспорт необходимых для производства машин и оборудования, изготовление технической документации и т. д.

Однако данные дополнительные обязательства, включаемые в договор о международной передаче технологии, не превращают данный договор из самостоятельного типа договора в смешанный в связи со

следующим. Дополнительные обязательства (различного рода услуги, работы) несомненно являются элементами договора, но договор о международной передаче технологии направлен на передачу (получение) исключительного права в целях использования результата интеллектуальной деятельности. В такой ситуации договор о международной передаче технологии носит комплексный характер [20].

В силу комплексного характера такого рода сделок при регулировании прав и обязанностей сторон подлежат применению нормы общей части обязательственного права, а также нормы соответствующих «простых» видов договоров (по купле-продаже изделий, оказанию услуг и т. д.), на которые «раскладывается» содержание возникающих из сделки отношений [1].

Договор о международной передаче технологии заключается между субъектами разной государственной принадлежности. Это определяет особенности договора, поскольку каждая сторона привязана к правовому регулированию своей страны, которое может существенным образом отличаться от правового регулирования страны другой стороны. Помимо вопроса о праве, применимом к договору о международной передаче технологии (коллизионный вопрос), возникает также вопрос о юрисдикции, которая будет рассматривать возможные споры из договора о международной передаче технологии (вопрос международного гражданского процесса).

Таким образом, исходя из вышеприведенных особых системных признаков договора о международной передаче технологии, представляется возможным согласиться с мнением М. М. Богуславского, который полагает, что договор о международной передаче технологии следует считать договором sui generis, воплощающим в себе условия различных видов договоров [2, 3], но не совпадающий с ними. Вышеприведенный анализ правовых вопросов, которые возникли в связи с исследованием темы настоящей статьи, могут оказаться вполне полезны для субъектов, заключающих договоры о международной передаче технологии, поскольку раскрывают сущность основных элементов данного договора.

Список использованных источников

1. Ю. И. Свядосц. Правовая охрана научно-технических достижений и советский экспорт. М., 1986.

2. М. М. Богуславский. Покупка и продажа лицензий в СССР// Советское государство и право, № 5, 1968.

3. М. М. Богуславский. Экспортно-импортные операции. Правовое регулирование (в гл.: лицензионный договор)/Под ред. проф. В. С. Позднякова. М., 1970.

4. Р. А. Мерзликина. Имущественные правоотношения, возникающие на основании исключительного права//Юрист, № 3, 2006.

5. Ю. В. Романец. Система договоров в гражданском праве России. Автореферат дисс. на соискание ученой степени д. ю. н. М., 2001.

6. О. А. Рузакова. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительными правами. Дис. . докт. юрид. наук. М., 2007.

7. М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М., 1998.

8. С. И. Раевич. Исключительные права: право на товарные знаки, промышленные образцы, изобретения, авторское право. Л., 1926.

9. Е. А. Суханов. Гражданское право: в 4-х т. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: учебник, т. 2. М., 2005.

10. Д. И. Мейер. Русское гражданское право. Петроград: Типография «Двигатель», 1914.

11. Е. А. Суханов. О кодификации законодательства об «интеллектуальной собственности». В кн.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Комментарии. Текст. Предметный указатель. М.: Статут, 2007.

12. Е. А. Дедков, Е. Б. Александров. Сделки по распоряжению правом на товарный знак: отчуждение и лицензии//Сделки: проблемы теории и практики: сб. статей/Рук. авт. колл. и отв. ред. М. А. Рожкова. М., 2008.

13. С. А. Бабкин. Понятие и содержание исключительных прав// Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики/ Под общ. ред. В. А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007.

14. В. Ф. Яковлев. Основные новеллы раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» части четвертой ГК РФ //Хозяйство и право, № 9, 2007.

15. О. А. Красавчиков. Советский гражданский оборот (понятия и основные элементы)//Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса. Т. 5. М.: Госюриздат, 1957.

16. В. А. Дозорцев. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. статей: Исследовательский центр частного права. М.: Статут, 2005.

17. М. В. Гордон. Система договоров в советском гражданском пра-ве//Ученые записки Харьковского юридического института. Вып. 5, 1954.

18. В. Витко. Лицензионный договор: правовая природа, существенные условия, конструкция, форма//Приложение к ежемесячному журналу «Хозяйство и право», № 2, 2009.

19. М. М. Богуславский, О. В. Воробьева, А. Г. Светланов. Международная передача технологии: правовое регулирование/Отв. ред. М. М. Богуславский. М., 1985.

20. Н. А. Шебанова. Правовые вопросы использования иностранной технологии в развивающихся странах (на примере стран Латинской Америки). Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1983.

The main features of the agreement relating to the international transfer of technology Yu. P. Mikhailova, Head ofthe Legal support department- deputy head of the Chief legal department, CJSC «Mospromstroy».

The article is devoted to the research of the issue regarding the main features of the agreement relating to the international transfer of technology which allow to draw a conclusion that there are reasons to presume that agreement relating to the international transfer of technology is a separate kind of agreements.

It is provided in the article the main features of the agreement relating to the international transfer of technology as the innominate agreement by means of which this agreement is distinguished from the others as follows:

1. Subject of the agreement — activities relating to the grant of right (exclusive right, right of use) to the results of intellectual activity (technology).

2. Object of the agreement — right (exclusive right, right of use) to the results of intellectual activity (technology).

3. Object of the right (exclusive right, right of use) that is assigned by means of the agreement — technology.

4. Goal (directionality) of the agreement — receiving of the exclusive right to the result of intellectual activity (technology) for the purpose of use of this result of intellectual activity (technology).

5. Agreement is to be registered (apart from assignment of know-how agreement).

6. Agreement is complex.

7. Parties of the agreement — subjects of different state affiliation.

Keywords: property law, agreement relating to the international transfer of technology, assignment of know-how agreement, innominate agreement, property rights, intellectual rights, exclusive right, «right to right» construction, license agreement, personal non-property rights, non-material benefits, objects of civil rights, rights of obligations, results of intellectual activity, system features of the agreement relating to the international transfer of technology, technology.

Договор № на выполнение опытно-конструкторской работы . «Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм»

на выполнение опытно-конструкторской работы
«Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм»,

г. Воронеж «___»__________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники» (») Стоянова Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, далее именуемое «Заказчик», с одной стороны, и _____________________ в лице ____________________________, действующего на основании ________________, далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется – ОКР) по теме «Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм», шифр «_________».

II. Условия договора

2. ОКР выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания на ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления двух 64-х выводных планарных металлокерамических корпусов с шагом выводов 0,8 мм», шифр «_________» (далее – ТЗ), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 1).

Содержание и сроки выполнения ОКР определяются ведомостью исполнения ОКР, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2).

3. Разработанная Исполнителем согласно настоящему договору научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 15. «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ РВ 15. «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Порядок выполнения опытно-конструкторских работ по созданию комплектующих изделий межотраслевого применения. Основные положения».

Документация передается Заказчику в количестве и объемах согласно требованиям ТЗ, она должна полностью соответствовать полученному результату научно-технической деятельности и содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче указанного результата.

Невыполнение Исполнителем условий ТЗ или ведомости исполнения ОКР является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора.

Организация и порядок выполнения ОКР осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15., ГОСТ Р 15..

III. Права и обязанности Сторон

4. Исполнитель вправе:

а) привлекать (исключать, производить замену) по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего договора соисполнителей (Перечень соисполнителей указывается в ТЗ).

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения СЧ ОКР, как за свои собственные.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию, консультативную и иную помощь;

в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 29 настоящего контракта.

5. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора;

б) по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего договора изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных договором, но связанных с работами, предусмотренными договором. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в настоящий договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

в) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему договору с возмещением фактических затрат Исполнителя (в случае уменьшения выделения средств из союзного бюджета или если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) признано нецелесообразным);

г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями;

д) требовать возмещения в соответствии с пунктом 29 настоящего договора убытков, причиненных по вине Исполнителя.

6. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с ТЗ и передать Заказчику ее результаты, а также документацию, предусмотренную ТЗ, в предусмотренный настоящим договором срок;

б) в ходе выполнения настоящего договора согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

г) незамедлительно уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении настоящего договора результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, а также об объектах интеллектуальной собственности, в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, вместе с обоснованием целесообразности обеспечения одной из форм правовой охраны, а также обоснованием затрат на осуществление мероприятий по правовой охране;

д) в срок до 6 месяцев с момента уведомления Заказчика о получении охраноспособного результата работ подать заявку на получение патента (свидетельства) с учетом положений раздела VII настоящего договора;

е) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы.

7. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим договором;

б) сообщить Исполнителю в 45-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего договора способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны с учетом положений раздела VII настоящего договора;

в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты в случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика;

г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР);

д) предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию, оказывать консультативную и иную помощь;

е) после завершения исполнения настоящего договора и приемки выполненных работ в полном объеме в соответствии с условиями договора при отсутствии претензий в 20-дневный срок возвратить Исполнителю обеспечение, предоставленное им.

IV. Сроки исполнения

8. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения ОКР.

Срок окончания выполнения ОКР – _____

9. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить его приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР (этапа ОКР) производится в установленном настоящим договором порядке.

10. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.

11. Датой исполнения ОКР по настоящему договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки ОКР (этапа ОКР).

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

12. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом) и представлено Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и отчетной документацией за 15 дней до истечения срока выполнения ОКР (этапа ОКР).

К акту сдачи-приемки выполненных работ прилагаются также другие отчетные материалы, предусмотренные ТЗ.

13. Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 12 договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения.

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

14. Если при приемке опытных образцов изделий или во время испытаний будет обнаружено их несоответствие условиям настоящего договора, то доработка документации, опытных образцов изделий и повторные испытания производятся Исполнителем за свой счет.

Перечень недостатков и сроки их устранения указываются в акте сдачи-приемки работ.

15. Порядок сдачи и приемки ОКР (этапа ОКР) осуществляется согласно требованиям настоящего договора, ТЗ, ГОСТ РВ 15., ГОСТ Р 15..

VI. Цена контракта и порядок расчетов

16. Сумма договора составляет ____________ руб. (______________), в том числе НДС _______%, что составляет _____________ руб. (______________________________).

Смотрите так же:  Приём на работу персонала трудовой договор

17. Цена этапов работы установлена в протоколе согласования цены договора (приложение 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

18. Цена настоящего договора за исключением случаев, указанных в подпункте «б» пункта 5 настоящего договора, является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит.

19. Оплата по настоящему договора производится с авансовым платежом в размере
30 % от стоимости этапа.

20. Окончательные расчеты за выполненную по настоящему договору работу между Заказчиком и Исполнителем производятся по законченной и сданной ОКР (законченным и сданным этапам) в размере ее стоимости, за вычетом выданного аванса, после подписания акта сдачи-приемки работы.

21. В случае отказа Исполнителя от выполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств по выполнению работы аванс возвращается Исполнителем Заказчику в течение пяти банковских дней со дня направления Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю.

22. Отказ Исполнителя от выполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий настоящего договора Заказчиком либо вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

VII. Права на результаты ОКР

23. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

24. Права на результаты работ, выполненных по данному договору, принадлежат обеим сторонам в равной степени. Стороны по взаимной договоренности могут выкупить друг у друга право собственности на разработанную ОКР по стоимости, не превышающей сумму договора.

VIII. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности

25. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать условия ограничения, установленные Федеральным законом «О государственной тайне».

26. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся исходные данные, результаты ОКР, объём прав и правообладатели.

Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

IX. Ответственность Сторон

27. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

28. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленного для сдачи этапа ОКР Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента договорной цены этапа ОКР, подлежащей исправлению, за каждый день просрочки.

29. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

30. За нарушение Исполнителем срока выполнения этапа ОКР он уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены этапа ОКР за каждый день просрочки.

31. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на день неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

32. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

33. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР не может превышать установленной договорной цены ОКР.

34. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться в суд с требованием о расторжении договора и не оплачивать выполненные работы.

X. Обстоятельства непреодолимой силы

35. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

36. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее двадцати дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

37. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на три месяца.

38. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

39. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XI. Рассмотрение и разрешение споров

40. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования – 30 дней.

XII. Срок действия контракта

41. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

XIII. Заключительные положения

42. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, один – находятся у Заказчика.

43. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

44. Любые изменения, дополнения и приложения к договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

45. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему договору третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего договора.

46. Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

47. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо по решению суда.

48. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

XIV. Перечень приложений

49. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание на выполнение ОКР «_______» на ____ листах (Приложение 1).

2. Ведомость исполнения ОКР на __ листе (Приложение 2).

3. Протокол согласования цены договора на ___ листе (Приложение 3).

XVI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электронной техники»

Ленинский пр-т, д.119-а

р/с в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России г. Воронежа

Передача технологии производства

Вопрос-ответ по теме

Вопрос

ООО1 является производителем оборудования, оборудование в чем-то уникально, но оформленных (зарегистрированных патентов, программ эвм) результатов интел.деятельности нет. ООО1 хочет провести реорганизацию путем выделения еще одного лица. Выделенному лицу ООО 2 будет передана технология производства с обязательством возврата (прекращения производства) по первому требованию ООО 1. Как оформить такие отношения? какой договор выбрать передачи технологии производства? Каковая правовая природа такого договора? Возможно ли (правомерность) туда включить обязательство ООО2 прекратить использовать технологию производства по требованию ООО 1 или допустим по истечении определенного периода — 3 года? Существует ли какая судебная практика по данному вопросу? Может ли налоговая предъявить какие либо претензии по поводу разукрупнения бизнеса?

Ответ

Наиболее целесообразно оформить технологию производства в качестве секрета производства (ноу-хау). Исключительные права на секрет производства не подлежит государственной регистрации. Затем ООО1 может предоставить ООО2 право использования секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору. По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1469 ГК РФ).

В условиях договора может быть указан срок его действия, порядок его расторжения. В договор можно включить обязательство прекратить использовать технологию производства по требованию ООО1. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

Закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

Оптимальный вариант – включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает (кроме случая, когда отказ прямо предусмотрен в законе).

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения договора, когда такой отказ допускается соглашением сторон. В этом случае договор считается расторгнутым при осуществлении такого права. В связи с этим, удовлетворяя исковые требования о признании лицензионного договора от 16.09.2002 между истцом и ответчиком расторгнутым, суды исходили из того, что пунктом 10.2 договора каждая из сторон договора имеет право его расторгнуть, предупредив другую сторону за 6 месяцев до расторжения договора (Определение ВАС РФ от 11.07.2008 № 9085/08).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

«Бывают ситуации, когда организация (индивидуальный предприниматель), обладающая исключительным правом на секрет производства (ноу-хау), сталкивается с необходимостью распорядиться таким правом (например, предоставить другому лицу конфиденциальную информацию о технологии производства продукции или методике оказания услуг). Причины для этого могут быть самыми разными, начиная от намерения получить вознаграждение от контрагента и заканчивая задачей распределить функции внутри группы лиц.

Лицензионный договор – один из двух основных способов, которыми можно распорядиться исключительным правом на секрет производства (ноу-хау). Особенность этого способа в том, что, в отличие от второго способа (заключение договора об отчуждении исключительного права), правообладатель сохраняет исключительное право за собой.

При заключении лицензионного договора в отношении ноу-хау необходимо:

Проверка наличия признаков ноу-хау

Перед тем как заключить лицензионный договор, стоит проанализировать, на самом ли деле объект, в отношении которого организация намерена заключить лицензионный договор, обладает всеми признаками ноу-хау.

В качестве секрета производства могут выступать производственные, технические, экономические, организационные и любые иные сведения о следующих объектах (п. 1 ст. 1465 ГК РФ):

  • о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (в частности, о патентоспособных объектах, т. е. об объектах, на которые можно было бы получить патент, но которые обладатель сведений решил не запатентовывать);
  • о способах ведения профессиональной деятельности.
  • Однако любые из таких сведений считаются секретом производства только тогда, когда одновременно выполняются следующие условия:

    1) информация имеет коммерческую ценность в силу неизвестности третьим лицам;

    2) у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании;

    3) обладатель информации принимает разумные меры для соблюдения ее конфиденциальности, в том числе вводит в отношении нее режим коммерческой тайны.

    В настоящий момент обладателю информации имеет смысл исходить из того, что в роли ноу-хау могут выступать только те сведения, в отношении которых установлен режим коммерческой тайны. Такая позиция в максимальной степени обезопасит лицензиара от споров и недопонимания с лицензиатом.

    Ранее (до 1 октября 2014 года) режим коммерческой тайны считался обязательным признаком секрета производства.

    Новая редакция статьи 1465 Гражданского кодекса РФ смягчила требования к охране конфиденциальности ноу-хау (п. 142 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; далее – Закон № 35-ФЗ).

    Теперь обладателю информации достаточно принимать разумные меры, направленные на сохранение сведений в секрете. В качестве одной из таких мер (но не в качестве обязательного признака ноу-хау) закон называет введение режима коммерческой тайны.

    Вместе с тем, с практической точки зрения можно предположить, что суды при оценке разумности мер, принятых для сохранения конфиденциальности информации, продолжат ориентироваться на меры по охране коммерческой тайны. Поэтому до того момента, как сложится судебная практика в отношении новой редакции статьи 1465Гражданского кодекса РФ, лучше все же не пренебрегать введением режима коммерческой тайны.

    Внимание! Если лицензиар не убедится в том, что предоставляемая лицензиату информация отвечает всем признакам секрета производства, могут возникнуть негативные последствия

    После заключения лицензионного договора может выясниться, что лицензиар предоставил право использовать объект, не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности. В итоге получится, что стороны были не вправе оформить отношения с помощью лицензионного договора.

    В свою очередь, это может привести к тому, что лицензиат попытается добиться признания договора незаключенным и (или) потребует возвратить уплаченное лицензионное вознаграждение.

    Может получиться и так, что лицензиат откажется вносить лицензионные платежи. В такой ситуации лицензиару вряд ли удастся взыскать с контрагента задолженность. Вероятнее всего, при рассмотрении спора суд укажет на незаключенность договора и откажет лицензиару в удовлетворении требования.

    К примеру, до 1 октября 2014 года (т. е. до того, как режим коммерческой тайны перестал быть обязательным признаком ноу-хау) суды считали лицензионный договор незаключенным, если обладатель информации не устанавливал в отношении сведений режим коммерческой тайны.

    Пример из практики: поскольку лицензиар не установил режим коммерческой тайны в отношении передаваемой информации, суд посчитал незаключенным лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау

    Индивидуальный предприниматель О. (лицензиар) заключил с ООО «Т.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства – «совокупности конкретных юридических практик и собственных эффективных наработок, базирующихся на профессиональном знании работы органов исполнительной и судебной властей, психологии и логики, бизнес-коммуникаций». Лицензиат обязался вносить ежемесячные лицензионные платежи.

    Поскольку лицензиат не внес несколько платежей, лицензиар обратился в суд с требованиями о взыскании долга и неустойки.

    Суд отказал в удовлетворении требований, в частности, потому, что посчитал лицензионный договор незаключенным.

    Одна из причин, по которым суд указал на незаключенность договора, сводится к следующему: предметом соглашения была информация, не отвечающая признакам ноу-хау. Так, лицензиар не установил режим коммерческой тайны в отношении предоставленных сведений и данных. Вместе с тем, именно наличие такого режима характеризует информацию как секрет производства (ст. 1465, 1467 ГК РФ). Следовательно, лицензионный договор о предоставлении ответчику права использования ноу-хау нельзя считать заключенным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2013 г. по делу № А40-7539/13).

    Как суды будут решать такие споры в настоящий момент – вопрос времени. Впрочем, можно предположить, что суд, установивший, к примеру, наличие свободного доступа третьих лиц к информации, в любом случае признает незаключенным лицензионный договор в отношении ноу-хау (поскольку отсутствие свободного доступа – обязательный признак секрета производства).

    Проверка наличия исключительного права

    Если предоставляемая информация действительно обладает всеми признаками секрета производства, необходимо удостовериться в том, что организации принадлежит исключительное право на ноу-хау.

    Зачастую организация становится обладателем сведений, составляющих секрет производства, в процессе деятельности ее сотрудников и (или) подрядчиков. В такой ситуации важно убедиться, что все права на ноу-хау получены надлежащим образом у лиц, участвующих в разработке соответствующей информации. Другими словами, нужно проверить, что отсутствуют иные лица, считающиеся обладателями:

  • исключительного права на секрет производства;
  • иных прав в отношении секрета производства, которые могут затруднить его использование лицензиатом (например, права использования на условиях исключительной лицензии или права залога).
  • Если этого не сделать, впоследствии могут возникнуть споры как с правообладателями, так и с лицензиатом.

    Чтобы обезопасить себя от таких споров, необходимо проанализировать условия договоров, заключенных организацией с разработчиками секрета производства. В частности, важно обратить внимание на положения о переходе исключительного права на ноу-хау.

    На практике отношения между организацией и непосредственным разработчиком секрета производства оформляют разными способами.

    1. Секрет производства создал сотрудник организации при выполнении трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

    В такой ситуации ноу-хау считается служебным секретом производства, а исключительное право на него принадлежит работодателю независимо от условий трудового договора (п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

    2. Секрет производства создал сотрудник организации, но это не связано с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

    Бывают случаи, когда при нахождении на рабочем месте сотрудник создает ноу-хау, не относящееся ни к трудовой функции, ни к заданиям руководства. Например, не исключена ситуация, когда авиаконструктор, работая на компьютере организации-работодателя, разрабатывает неизвестную ранее технологию производства домашней бытовой техники. В таком случае работодатель, не дававший соответствующего поручения сотруднику, никаких прав в отношении технологии не получает. Это следует из анализа статьи 1470 Гражданского кодекса РФ.

    В сложившейся ситуации организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с сотрудником договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с сотрудником лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

    3. Секрет производства создало лицо, не являющееся сотрудником организации, при исполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.

    В этом случае исключительное право на секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), кроме ситуации, когда договор предусматривает иное (ст. 1471 ГК РФ). Другими словами, правообладателем считается подрядчик, если договор с организацией (заказчиком):

  • либо не содержит положений о переходе исключительного права на ноу-хау;
  • либо прямо предусматривает, что обладателем исключительного права считается подрядчик.
  • В каждой из таких двух ситуаций организации, намеренной выступить в роли лицензиара, нужно сначала заключить с подрядчиком (правообладателем) договор об отчуждении исключительного права, а уже затем подписать лицензионный договор с лицензиатом. Возможен иной вариант: заключить с подрядчиком (лицензиаром) лицензионный договор о предоставлении права использования ноу-хау, а затем предоставить это право другому лицу (сублицензиату) по сублицензионному договору.

    Если же договор прямо устанавливает, что обладатель исключительного права – заказчик, организация может распорядиться этим правом по своему усмотрению, в том числе предоставить право использования по лицензионному договору (см. подробнее Как заказчику защитить свои права на результат научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

    Риски при заключении договора

    Обладателю исключительного права на секрет производства стоит проанализировать негативные последствия, которые могут возникнуть в случае заключения договора с лицензиатом.

    Основной риск – неправомерное раскрытие (разглашение) лицензиатом информации, составляющей секрет производства. В результате такого раскрытия информация окажется доступна для третьих лиц и, следовательно, потеряет свою коммерческую ценность, что нарушит интересы лицензиара. Например, если лицензиат, получивший доступ к сведениям в области производства автомобильных двигателей, разместит эти сведения в сети Интернет для всеобщего обозрения, бизнес лицензиара может серьезно пострадать (вплоть до отказа работать в сфере автомобилестроения).

    Причем при таком раскрытии информации автоматически прекратится исключительное право на ноу-хау (ст. 1467 ГК РФ). Это приведет, в частности, к тому, что организация больше не сможет заключать лицензионные договоры в отношении секрета производства и, следовательно, получать лицензионное вознаграждение от других лиц. Кроме того, прекратят действие лицензионные договоры, которые были заключены до момента неправомерного раскрытия информации (абз. 3 п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

    Смотрите так же:  Заявление на прикрепление к детской поликлинике образец

    Таким образом, негативные последствия, возникшие в результате заключения лицензионного договора в отношении ноу-хау, могут оказаться весьма существенными.

    Чтобы снизить риск наступления этих последствий, необходимо:

    Еще один способ предотвратить негативные последствия (а при их наступлении – минимизировать убытки) – присогласовании условия об ответственности предусмотреть штрафную неустойку за неправомерное раскрытие ноу-хау. Причем целесообразно настоять на достаточно большом размере штрафа.

    Если лицензиат раскроет информацию, составляющую секрет производства, у лицензиара возникнет право потребовать возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ). Однако взыскать сумму убытков окажется непросто. В частности, лицензиару потребуется доказать факт нарушения обязательства лицензиатом, факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между нарушением и убытками, размер убытков. По спорам, связанным с ноу-хау, это удается сделать крайне редко.

    Если же договор будет предусматривать неустойку, то лицензиару понадобится доказать лишь факт неправомерного раскрытия сведений лицензиатом (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Причем если лицензиат попытается добиться снижения неустойки, лицензиару имеет смысл сослаться на существенные негативные последствия нарушения.

    Если неустойка будет штрафной, лицензиар сохранит за собой право взыскать с лицензиата убытки в полном объеме.

    Пример формулировки условия о штрафной неустойке за раскрытие лицензиатом сведений, составляющих ноу-хау

    «В случае если Лицензиат раскроет информацию, составляющую Секрет производства, путем доведения ее до третьих лиц в нарушение введенного режима коммерческой тайны, он уплачивает Лицензиару неустойку (штраф) в размере 100 000 (Сто тысяч) руб. Неустойка имеет штрафной характер: убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки».

    Обоснование эффективности ноу-хау

    Заключая лицензионный договор в отношении секрета производства, лицензиат, как правило, рассчитывает получить конкретный материальный результат, созданный с применением ноу-хау (например, произвести продукцию, построить здание и т. д.). Поэтому лицензиару нужно быть готовым к тому, что, прежде чем подписать договор, лицензиату понадобится убедиться в реальной коммерческой ценности ноу-хау.

    В частности, лицензиату может потребоваться совершить следующие действия.

    1. Удостовериться в том, что сам лицензиар получает конкретный результат от использования ноу-хау.

    В этом случае лицензиар может предоставить лицензиату экземпляр единицы продукции, произведенной с применением секрета производства.

    Более того, с лицензиатом можно заключить отдельный договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау. По этому договору лицензиару потребуется продемонстрировать использование секрета производства на практике и подтвердить его коммерческую ценность. Однако сами сведения, составляющие ноу-хау, лицензиар сохранит в тайне (до тех пор пока стороны не заключат лицензионный договор).

    В свою очередь, за лицензиатом не будет лишним закрепить обязанность по выплате вознаграждения за ознакомление с результатами секрета производства. Правда, лицензиат может отказаться предусматривать такую обязанность со ссылкой на следующее: в демонстрации использования ноу-хау заинтересованы обе стороны договора, поскольку в зависимости от того, заинтересуют ли предполагаемого лицензиата результаты применения секрета производства, будет решаться вопрос о заключении лицензионного договора. Следовательно, договор на ознакомление с коммерческой ценностью ноу-хау не должен предусматривать условие о каком-либо вознаграждении.

    Если лицензиат приведет эту аргументацию, лицензиару понадобится самостоятельно решать, заключать безвозмездный договор на демонстрацию использования ноу-хау или нет. Представляется, что, если исполнение такого договора не потребует от лицензиара много времени и усилий, все же стоит согласиться с аргументацией лицензиата и выполнить обязательство на безвозмездной основе (рассчитывая при этом получить в дальнейшем лицензионное вознаграждение). Главное – не раскрыть в процессе исполнения сведения, составляющие секрет производства.

    2. Оценить и проверить применимость ноу-хау на предприятии лицензиата. Другими словами, лицензиату может понадобиться проанализировать, располагает ли он всеми необходимыми ресурсами для практического использования ноу-хау.

    В этом лицензиату могут помочь специалисты организации-лицензиара. В частности, с лицензиатом можно заключить отдельный договор возмездного оказания услуг, по которому лицензиар будет должен:

    • сделать заключение о том, возможно ли использовать ноу-хау на предприятии лицензиата;
    • дать практические советы в отношении того, какое оборудование и (или) какие иные ресурсы понадобятся лицензиату, чтобы получить ожидаемый результат в процессе использования ноу-хау.
    • Лицензионный договор в отношении секрета производства необходимо заключить в письменной форме.

      По закону лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданский кодекс РФ не предусматривает иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Поскольку положения главы 75 Гражданского кодекса РФ не устанавливают специальных правил о форме лицензионного договора (в частности, не позволяют заключить этот договор в устной форме), отношения сторон необходимо урегулировать в письменном виде.

      Если этого не сделать, договор будет считаться недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).*

      Нужно ли лицензиару регистрировать предоставление права использования секрета производства или лицензионный договор в отношении ноу-хау

      По закону предоставление права использования подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса РФ (абз. 2 п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Этот пункт устанавливает обязанность зарегистрировать факт предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности, подлежащего государственной регистрации.

      Гражданский кодекс РФ не содержит положений о регистрации ноу-хау. Не требуется регистрировать информацию, составляющую секрет производства, и по Федеральному закону от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Следовательно, предоставление права использования ноу-хау регистрировать не нужно.

      Сам лицензионный договор сейчас в любом случае регистрации не подлежит.*

      Ранее (до 1 октября 2014 года) вместо предоставления права использования объекта интеллектуальной собственности требовалось регистрировать сам лицензионный договор. Делать это было необходимо в тех же случаях, в которых сейчас нужно регистрировать предоставление права использования. Следовательно, до 1 октября 2014 года лицензионный договор в отношении ноу-хау не подлежал регистрации по тем же причинам, по которым сейчас не надо регистрировать предоставление права использования секрета производства (см., например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 декабря 2013 г. № С01-220/2013 по делу № А40-6912/2013).

      В настоящее время регистрацию лицензионных договоров закон не предусматривает (ст. 1232 ГК РФ, п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ).

      Выбор вида лицензии

      Как правило, любому лицензиару выгоднее предоставить простую (неисключительную) лицензию, а лицензиат, напротив, заинтересован получить исключительную лицензию.

      Однако при заключении договора в отношении ноу-хау ситуация иная: и лицензиату, и лицензиару будет выгодна исключительная лицензия.

      С одной стороны, лицензиат может согласиться заключить договор только на условиях исключительной лицензии.

      В противном случае (т. е. при выдаче простой лицензии) интересы лицензиата будут нарушены. Ведь если лицензиар заключит лицензионный договор с другим лицензиатом, то у первоначального лицензиата возникнут следующие негативные последствия:

    • снизится коммерческая ценность секрета производства;
    • существенно возрастет риск раскрытия ноу-хау.
    • С другой стороны, и самому лицензиару стоит задуматься о том, чтобы предоставить лицензиату именно исключительную лицензию. Попытки настоять на выдаче лишь простой лицензии могут оказаться для лицензиара бессмысленными.

      Ведь, если предположить, что лицензиару все-таки удастся убедить лицензиата заключить договор на условиях неисключительной лицензии, впоследствии лицензиар может не воспользоваться правом выдать аналогичную лицензию другому лицензиату. Объясняется это следующим: чем больше лицензиатов (т. е. лиц, имеющих доступ к секрету производства), тем существеннее риск раскрытия ноу-хау.

      Следовательно, если лицензиар стремится минимизировать риск разглашения конфиденциальной информации, ему имеет смысл оформить отношения только с одним лицензиатом. А значит, нет смысла настаивать на выдаче простой лицензии, которая позволила бы лицензиару заключать лицензионные договоры с другими лицензиатами.

      Если стороны выбрали исключительную лицензию, на это необходимо прямо указать в договоре. Если этого не сделать (т. е. если договор не будет конкретизировать вид лицензии), лицензия будет считаться простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

      При выборе исключительной лицензии лицензиару также важно сформулировать условие о том, что он сохраняет за собой право использовать ноу-хау всеми способами, включая те, которые перечислены в договоре. В противном случае (если договор не будет содержать такого условия) будет считаться, что лицензиару запрещено самостоятельно использовать секрет производства в пределах, предоставленных лицензиату (п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

      Пример формулировки условия об исключительной лицензии

      «Право использования Секрета производства предоставляется Лицензиату без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). При этом Лицензиар вправе использовать Секрет производства самостоятельно, в том числе способами использования, указанными в пункте 2.1 настоящего договора».

      «Условие об одностороннем отказе

      При заключении лицензионного договора важно проверить, вправе ли стороны расторгнуть соглашение в одностороннем порядке (т. е. без обращения в суд).

      Лицензиар заинтересован в том, чтобы он имел право отказаться от исполнения договора в любой момент, а лицензиат таким правом не обладал.*

      По закону любой лицензиар (независимо от предмета лицензионного договора) вправе заявить об одностороннем отказе и потребовать возмещения убытков в случае, если лицензиат допустит существенное нарушение обязанности по выплате вознаграждения в установленный срок (п. 4 ст. 1237 ГК РФ). При таком нарушении договор прекратит действие, если будут выполняться следующие условия:

    • пройдет 30 дней после того, как лицензиат получит уведомление об одностороннем отказе;
    • в течение этих 30 дней лицензиат не исполнит обязанность по выплате вознаграждения.
    • Кроме этого, для договоров, заключенных в отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности, закон предусматривает дополнительные основания для одностороннего отказа со стороны лицензиара.

      Что нужно учесть лицензиару при предоставлении права использования объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых закон предусматривает особые правила одностороннего отказа

      Стороны заключают в отношении произведения издательский лицензионный договор.

      Лицензиар по такому договору получит право на односторонний отказ, если лицензиат не начнет использовать произведение в срок, установленный в договоре (п. 1 ст. 1287 ГК РФ).

      При заключении договора лицензиару нужно предусмотреть срок, в течение которого лицензиат должен начать использовать произведение. Если такой срок не установить, лицензиар сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, когда договор будет прямо предусматривать (п. 1, 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1, абз. 2 п. 1 ст. 1287 ГК РФ):

    • либо право на безусловный односторонний отказ (т. е. на отказ в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств);
    • либо право на односторонний отказ по истечении срока, который обычно устанавливается для начала использования произведений с учетом их конкретного вида и способа использования.
    • Стороны заключают договор в отношении секрета производства (ноу-хау) и не указывают срок действия договора.

      В такой ситуации каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора (п. 2 ст. 1469 ГК РФ). Однако для этого необходимо предупредить об отказе другую сторону. Срок для предупреждения должен быть не менее шести месяцев (например, семь месяцев, один год и т. д.). Если стороны не укажут срок в договоре, он будет составлять шесть месяцев.

      При заключении договора лицензиару имеет смысл предусмотреть:

    • минимальный срок для предупреждения (6 месяцев), если от договора отказывается лицензиар (ведь лицензиару может понадобиться прекратить договорные отношения в максимально короткий срок);
    • более продолжительный срок для предупреждения при отказе со стороны лицензиата (например, 10 месяцев, один год и т. д.). Это целесообразно, например, тогда, когда стороны согласовали вознаграждение в виде ежемесячных платежей. Ведь чем больше месяцев будет составлять срок для предупреждения об отказе, тем дольше будет действовать договор, а значит, лицензиар получит большее число платежей (к примеру, не 6, а 10).
    • Лицензиат же по умолчанию вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения лицензионного договора лишь в случае, если предмет договора – ноу-хау (п. 2 ст. 1469 ГК РФ).

      В то же время закон позволяет сторонам, заключающим лицензионный договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности, самостоятельно предусмотреть основания для одностороннего отказа (п. 1, 2ст. 310, п. 1 ст. 450.1, п. 2 ст. 1233 ГК РФ).

      Оптимальный вариант – включить в договор условие, по которому лицензиар вправе отказаться от исполнения договора в любой момент и независимо от каких бы то ни было обстоятельств, а лицензиат правом на односторонний отказ не обладает (кроме случая, когда отказ прямо предусмотрен в законе).*

      Вместе с тем, нужно понимать, что такое условие не будет соответствовать интересам лицензиата и тот, вероятнее всего, постарается настоять на другой формулировке. В этом случае лицензиару стоит попытаться сохранить за собой право на односторонний отказ, но при этом конкретизировать, при каких ситуациях такой отказ возможен (т. е. заменить безусловное право на отказ условным). Имеет смысл указать как можно больше оснований для одностороннего отказа по инициативе лицензиара (например, в связи с тем, что лицензиат не представил отчет). Если хотя бы одно из таких оснований возникнет в ходе исполнения договора, лицензиар получит возможность самостоятельно выбрать дальнейший алгоритм действий: либо продолжить исполнять договор (несмотря на наступившее негативное обстоятельство), либо отказаться от исполнения без обращения в суд. Причем, если лицензиар выберет второй вариант, лицензиат не сможет обжаловать односторонний отказ в суде.

      Пример из практики: стороны лицензионного договора указали основание, по которому лицензиар вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Поскольку такое основание наступило, лицензиат не смог добиться того, чтобы суд признал одностороннее расторжение незаконным

      ООО «К.» (лицензиар) заключило с ООО «С.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования компьютерной программы «M.». Лицензиат обязался сохранять конфиденциальность исходных кодов программы. Стороны установили, что в случае, если лицензиат нарушит требование о такой конфиденциальности, лицензиар получит право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

      Через несколько месяцев после заключения договора ООО «С.» предоставило третьему лицу право использовать программу «M.». Причем при подписании лицензионного соглашения с этим лицом ООО «С.» указало исходный код программы.

      ООО «К.» решило, что лицензиат нарушил условие о конфиденциальности. По этой причине лицензиар направил в адрес лицензиата уведомление об одностороннем отказе.

      Лицензиат посчитал отказ неправомерным и обратился в суд с требованием признать одностороннее расторжение незаконным.

      Суд указал, что договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретное обстоятельство, при наступлении которого ООО «К.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такое обстоятельство наступило: ООО «С.» предоставило третьему лицу исходный код программы «M.». Следовательно, договор расторгнут правомерно. По этим причинам суд не удовлетворил требование истца (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 декабря 2012 г. по делу № А56-54588/2011, определением ВАС РФ от 13 марта 2013 г. № ВАС-2511/13 отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора).

      Пример формулировки условия об одностороннем отказе лицензиара от исполнения лицензионного договора

      «Лицензиар вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в каждом из следующих случаев:

    • Лицензиат нарушил срок выплаты вознаграждения, установленный в пункте 3.1 настоящего договора;
    • Лицензиат не представил отчет в соответствии с правилами пункта 4.2 настоящего договора».
    • В то же время нужно проследить за тем, чтобы договор предусматривал как можно меньше оснований для отказа по инициативе лицензиата и тем более не содержал положения о безусловном отказе с его стороны. В противном случае могут возникнуть негативные последствия. Например, может получиться так, что лицензиар не только узнает о прекращении договора, но и должен будет возвратить лицензиату полученный от него аванс.

      Пример из практики: суд посчитал, что односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора был правомерным, и взыскал с лицензиара сумму полученного аванса

      ООО «Б.» (лицензиар) заключило с ОАО «П.» (лицензиат) лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ. Лицензиат обязался перечислить лицензиару авансовый платеж. Стороны установили, что лицензиар должен передать лицензиату экземпляры компьютерных программ в течение 10 недель с момента получения аванса. Если он не сделает это в установленный срок, лицензиат получит право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возвратить перечисленную сумму. Если лицензиар не возвратит аванс в течение 10 рабочих дней, он обязан выплатить неустойку в размере 0,1 процента от суммы аванса за каждый день просрочки.

      Лицензиат перечислил аванс, однако лицензиар не передал экземпляры программ в установленный срок. По этой причине ОАО «П.» направило в адрес ООО «Б.» уведомление об одностороннем отказе и сообщило о необходимости возвратить сумму авансового платежа.

      Поскольку лицензиар эту сумму не вернул, лицензиат обратился в суд с требованиями о взыскании авансового платежа и неустойки.

      Суд посчитал, что лицензионный договор расторгнут правомерно. Так, договор считается расторгнутым путем одностороннего отказа от его исполнения, если такой отказ предусмотрен в законе или соглашении сторон. Лицензиар и лицензиат предусмотрели в договоре конкретные обстоятельства, при наступлении которых ОАО «П.» вправе заявить об одностороннем отказе. Суд установил, что такие обстоятельства наступили (лицензиар не передал компьютерные программы), а значит, требование о взыскании аванса обоснованно. В то же время истец не вправе взыскать договорную неустойку, поскольку ее нельзя начислить за период после расторжения договора (постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2010 г. № 1059/10). В итоге суд взыскал с ответчика сумму авансового платежа (постановление ФАС Московского округа от 19 марта 2013 г. по делу № А40-52922/12-19-367).

      Помимо этого, не будет лишним:

    • установить срок, за который лицензиат должен предупредить лицензиара об одностороннем отказе;
    • согласовать форму такого предупреждения.
    • Пример формулировки условия о сроке и форме уведомления об одностороннем отказе лицензиата от исполнения лицензионного договора

      «Лицензиат, решивший воспользоваться правом на односторонний отказ от исполнения настоящего договора (п. 5.3 договора), должен уведомить Лицензиара о таком отказе не позднее чем за 30 дней до того момента, как договор прекратит действие, посредством направления по почте в адрес Лицензиара ценного письма с уведомлением о вручении и описью вложения».

      Если стороны не установят срок для уведомления, возникнет риск того, что лицензиат сообщит о досрочном расторжении договора в самый неподходящий для лицензиара момент. Например, перестанет вносить лицензионные платежи за несколько дней до того, как истечет срок погашения кредита, взятого лицензиаром в банке.

      В договоре имеет смысл предусмотреть плату за односторонний отказ лицензиата.

      Закон позволяет это сделать, если стороны заключают договор в рамках осуществления ими предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 310 ГК РФ). В такой ситуации в договоре разрешено установить конкретную денежную сумму, которую лицензиат будет должен выплатить лицензиару при одностороннем отказе.

      Пример формулировки условия о плате за односторонний отказ лицензиата от исполнения лицензионного договора

      «В случае прекращения действия настоящего договора по причине одностороннего отказа от его исполнения со стороны Лицензиата последний обязуется перечислить Лицензиару плату за такой отказ в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. Указанная сумма выплачивается Лицензиатом не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения договора».

      При наличии такого условия лицензиату, намеренному заявить об одностороннем отказе, придется сначала проанализировать, что ему будет выгоднее:

    • выйти из договорных отношений, перечислив лицензиару установленную плату за односторонний отказ;
    • продолжить исполнять договор, сэкономив деньги на внесение такой платы.

    Не исключено, что лицензиат выберет второй вариант. В итоге отношения сторон будут сохранены и лицензиар сможет получить ожидаемый результат по договору. А если лицензиат все-таки заявит об отказе, выплаченная им сумма станет своего рода компенсацией за прекращение договора.

    Вместе с тем, при включении в договор условия о плате за отказ нужно проверить, чтобы такая плата была предусмотрена только для лицензиата. В противном случае (т. е. если условие будет распространяться на обе стороны) лицензиару стоит решить, насколько такое положение будет оправданным».

    Оставьте комментарий